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José Yataco Arias
Abogado. Especialista en DerechoCorporativo
La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), mediante la Resolución N° 0005-2020/TPI-Indecopi, establece un criterio sobre el examen comparativo que debe tenerse respecto al riesgo de confusión entre las marcas mixtas.
Según esta sala, en el caso de los signos mixtos deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, es decir, aquel que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) Que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios.
b) Que solo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Añade que, atendiendo a que en la controversia materia de la citada resolución el signo solicitado y las marcas registradas son de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presentan algún aspecto o elemento relevante que determine su impresión en conjunto. En el caso de estos signos será relevante tanto el aspecto denominativo, por ser la forma como los usuarios solicitarán los servicios en el mercado; como el gráfico, debido a los elementos figurativos que puedan conformarlo. En el caso de denominaciones compuestas por más de un término, es necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o cuál es el que sirve para determinar la impresión en conjunto, ya que los signos pueden resultar semejantes si ambos contienen el mismo elemento relevante. Ello solo se puede determinar en cada caso concreto y analizando la particular formación de la denominación compuesta.
Cabe mencionar que el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (CAN) establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
El riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de los siguientes elementos: a) la similitud o conexión competitiva entre los productos y/o servicios; y, b) la similitud entre los signos, para lo que se deberá tener en cuenta la fuerza distintiva de los signos. En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso de que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión.
Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.